Le 4 juillet 2016, le TUE a considéré que la renommée des marques de McDonald’s permet de faire échec à l’enregistrement, pour les produits alimentaires ou les boissons, de marques combinant le préfixe "Mac" ou "Mc" avec le nom d’un produit alimentaire ou d’une boisson.
En 2010, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a accepté la demande d’enregistrement de la marque de l’Union "MACCOFFEE" pour des produits alimentaires et des boissons, par une société située à Singapour.
La société américaine McDonald’s a alors demandé la nullité de cette marque en invoquant sa marque de l’Union antérieure "McDONALD’S" ainsi que 12 autres marques qu’elle détenait pour des services de restauration rapide comportant les éléments verbaux "Mc" ou "Mac" en tant que préfixes.
En 2013, l’EUIPO a fait droit à sa demande en raison de la réputation de la marque McDONALD’S pour les services de restauration et du lien que le public pouvait établir entre les marques litigieuses.
La société singapourienne a donc demandé au Tribunal de l’Union européenne (TUE) d’annuler la décision de l’EUIPO.
Le 4 juillet 2016, le TUE a confirmé la décision de l’EUIPO, considérant que la renommée des marques de la société McDonald’s permet de faire échec à l’enregistrement, pour les produits alimentaires ou les boissons, de marques combinant le préfixe "Mac" ou "Mc" avec le nom d’un produit alimentaire ou d’une boisson.
Il a relevé que la marque "MACCOFFEE" et les marques protégées de McDonald’s présentaient un certain degré de similitude sur les plans phonétique et conceptuel. Il a précisé que cette similitude découlait de leur partie initiale respective, c’est-à-dire des éléments "mac" et "mc".
Il a ajouté que le public pertinent pouvait associer la marque MACCOFFEE à la famille de marques "Mc" de McDonald’s et établir mentalement un lien entre les marques en conflit.
Le TUE a par ailleurs considéré que, malgré la différence des produits et services visés par les marques litigieuses (à savoir les produits alimentaires et les boissons pour "MACCOFFEE" et les services de restauration rapide pour McDonald’s), une certaine similitude n’en existe pas moins en raison des liens étroits existant entre eux.
Enfin, il a conclut que les produits alimentaires et les services de restauration en cause visent les mêmes consommateurs et que "MACCOFFEE" tire indûment profit de la renommée des marques de McDonald’s.
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