Revirement de jurisprudence : la demande d’enregistrement d’un signe à titre de marque ne constitue plus un acte de contrefaçon !

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A l’occasion de deux récentes décisions du 13 octobre 2021 (Com. 13 octobre 2021, n° 19-20.504 et 19-20.959), la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est enfin alignée sur la position de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) en décidant que « la demande d’enregistrement d’un signe à titre de marque ne constitue pas un acte de contrefaçon ».

En dépit des résistances de certains juges du fond, la jurisprudence française considérait majoritairement que la seule demande d’enregistrement constituait un acte de contrefaçon, indépendamment de l’exploitation du signe. La Cour d’appel de Paris soulignait ainsi que par le dépôt d’une marque, le déposant cherchait à en retirer un avantage économique dans le cadre de son activité commercial et que cet acte seul constituait un usage du signe dans la vie des affaires (CA Paris 31 mai 2016 RG No 15/08997).

En l’espèce, alors que se posait à nouveau la question du caractère contrefaisant du dépôt de signes dont l’enregistrement avait été refusé par l’INPI, la Cour d’appel de Colmar a retenu que « la seule demande de dépôt suivie d’un refus d’enregistrement ne peut être constitutive d’acte de contrefaçon » (CA Colmar 3 juillet 2019 No 17/00436). L’arrêt est confirmé sur ce point par la Cour de cassation, qui explique devoir reconsidérer son interprétation antérieure à la lumière de la jurisprudence de la CJUE et notamment l’arrêt Daimler (CJUE, arrêt du 3 mars 2016, Daimler, C-179/15, points 26 et 27).

La Cour de cassation explique ainsi le raisonnement adopté :

« La demande d'enregistrement d'un signe en tant que marque, même lorsqu'elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services, au sens de la jurisprudence de la CJUE, en l'absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe. De même, en pareil cas, aucun risque de confusion dans l'esprit du public et, par conséquent, aucune atteinte à la fonction essentielle d'indication d'origine de la marque, ne sont susceptibles de se produire. »

Il en résulte donc que, à défaut d’un début de commercialisation des produits ou services sous le signe, le seul dépôt d’un signe ne constitue pas un acte de contrefaçon, que le signe ait été ou non enregistré.

Ce revirement devrait également avoir un impact en matière contentieuse puisqu’on peut imaginer qu’au moment de quantifier sa demande indemnitaire, le demandeur ne pourra plus solliciter, le cas échéant, une réparation spécifique pour le simple dépôt par le défendeur d’une marque contrevenant aux droits sur une marque antérieure du demandeur.

Clément Monnet, Counsel, Avocat au Barreau de Paris du cabinet Norton Rose Fulbright

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